Protocolo De Madrid ¿Cómo Facilita El Registro Internacional De Marcas?
May 18, 2022

Estaría padrísimo tener un registro que proteja nuestra marca en todos los países del mundo, ¿no? imagínense: un solo título de registro y ¡listo!
La realidad es que esto no es posible ya que no existe un registro así en el mundo. Pero entonces, ¿tengo que realizar un trámite por cada país en el que quiero que mi marca esté protegida? La respuesta es sí, pero sabemos que sería muy tedioso pensar en tener que hacer 194 trámites por cada uno de los países reconocidos en el mundo para poder tener mi marca protegida ¿verdad? Es por eso por lo que se crea El Protocolo de Madrid.
¿Qué es el Protocolo de Madrid?
Este es un Tratado Internacional que fue adoptado en el año 1989, el cual está administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Abarca 128 países de todo el mundo, incluyendo México, el cual fue adherido por aprobación del Senado de la República el día 25 de abril del año 2012, entrando en vigor el 19 de febrero del 2013, siendo el quinto país de Latinoamérica que se incluyó en el mismo.
El protocolo de Madrid nos permite poder proteger nuestra marca en dos o más países presentando solamente una solicitud de registro de marca pero no hay que confundirnos, aunque solamente es una solicitud o un trámite el que debemos hacer, el registro se dará por cada uno de los países en los que se solicitó el registro.
Entonces, con sólo presentar esta única solicitud ¿la OMPI me otorga el registro de marca en los países que quiero? No, tampoco funciona de esa manera, ya que cada uno de los países se encarga del proceso correspondiente para obtener el título de registro.
¿Quién puede utilizar el Protocolo de Madrid?
Cualquier persona que tenga carácter personal o comercial dentro de alguno de los países miembros del Protocolo y que su domicilio comercial esté dentro del mismo puede hacer uso de este Protocolo para la protección de sus marcas. Es importante señalar que las personas que utilicen este instrumento, previamente debieron haber presentado una solicitud de registro en el país de origen. Por ejemplo, que aquí en México tengan en trámite la solicitud de registro y esté vigente, es decir, que no se haya abandonado la solicitud o bien que ya tengan el Título de Registro de Marca de igual manera vigente.
Entonces, ¿cómo funciona el Protocolo de Madrid?
Paso 1: Clasificar tu marca
Como primer paso se necesita clasificar la marca en una o más clases Niza dependiendo los productos o servicios que se vayan a ofrecer al mercado. En este caso las clases Niza son las mismas en todos los países, por lo que este primer paso es el más sencillo.
Paso 2: Hacer la búsqueda fonética
Después y lo más importante como siempre lo hemos mencionado, hacer la búsqueda fonética de la marca, para este segundo paso ya es recomendable recurrir a un profesional para que te pueda ayudar pues no es solamente checar tu marca en MARCANET o en MARCia, que son los medios de consulta de marcas que nos ofrece el IMPI, ya que éstas herramientas son solamente la base de datos de las marcas presentadas en México. Para poder hacer un estudio fonético internacional es necesario hacerlo mediante la Base Mundial de Datos de Marcas, el cual es más complejo de utilizar.
Habiendo terminado con los dos primeros pasos ahora sí es momento del paso 3.
Paso 3: Presentar la solicitud de Registro de Marcas Internacionales
Esta solicitud será presentada en la “Oficina de Origen”, o sea, si tengo mi marca registrada (o en trámite de registro) en México y además vivo y tengo mi domicilio de comercio en México, esta solicitud se presentará ante el IMPI. El Instituto es quien deberá certificar la solicitud internacional y la enviará a la OMPI. A partir de aquí la OMPI se hará cargo de administrar la solicitud de registro en los países designados.
Una vez que la OMPI reciba la solicitud de registro deberá realizar únicamente el examen de forma a la solicitud, después de esto le asignará un número de registro internacional el cual será publicado en la Gaceta Oficial de Marcas Internacionales.
Paso 4: Enviar la solicitud a cada una de las Oficinas de Marcas
Posteriormente se enviará el certificado del número de registro y se notificará a las Oficinas de Marcas de los países en los que se solicita el registro que deben llevar a cabo el debido proceso de registro de marca.
Ahora es el turno de las Oficinas de Marcas de cada uno de los países llevar a cabo el examen de fondo de la marca, es decir, que revisen que no haya algún impedimento para el registro, ya sea que haya alguna marca parecida en la clase solicitada, que el nombre incurra con alguna prohibición establecida en Leyes, etc. Esto quiere decir que dependiendo de la situación, la marca puede ser requerida, otorgada o negada.
¿Con el Protocolo de Madrid mi marca se otorga en todos los países?
No porque en un país se otorgue el registro en todos los demás también será otorgado. Por esto es importante estar monitoreando los trámites en cuestión, ya que por país el tiempo para el alcance de la protección de la marca va a ser distinto. El promedio de tiempo en poder alcanzar el Registro es de 18 meses, algunas veces puede demorar más tiempo.
Una de las ventajas de utilizar este Protocolo es que una vez otorgada la marca en los países designados sólo habrá una sola fecha de vencimiento de la marca, por lo tanto, si se desea renovar el registro de marca internacional se tendrá por renovada en los países en los que fue otorgada la marca, tomando en cuenta la tarifa de cada uno de los países en los que se otorgó la marca, al igual que al momento de ingresar la marca se hará un único pago a la institución de origen.
Los costos de esta solicitud de registro varían ya que depende de en cuántos países se desea la protección, tomando en cuenta las tarifas de cada una de las Oficinas de Marcas.
Si tú tienes tu marca registrada o en proceso de registro en México y deseas expandir la protección de tu marca en varios países podemos ayudarte a llevar a cabo esta solicitud, clasificando tu marca, haciendo el estudio fonético, presentado debidamente tu marca en el IMPI y monitoreando tu marca una vez que esté en proceso de registro.
En Concreta Legal estamos para orientarte en todo lo referente a tu registro de marcas, el uso de tu slogan y la protección de tus derechos de autor, a fin de que logres tomar una decisión informada y evitar cualquier trago amargo durante todo tu proceso.