¿Cómo registrar una marca en Estados Unidos?

Si ya tienes el registro de tu marca en México pero también quieres, o te encuentras, comercializando tus productos o servicios en Estados Unidos ya sea por Amazon, en una tienda física o virtual,  quiero que sepas que también es necesario llevar a cabo el registro de tu marca en Estados Unidos debido a que las leyes son diferentes.

¿Dónde se registran las marcas en Estados Unidos?

El proceso de registro de una marca en Estados Unidos es un poco parecido al proceso de registro en México, sin embargo como las leyes son muy diferentes en ambos países, en EUA se sigue el proceso de registro con más rigurosidad que en nuestro país debido a que la marca ya debe estar en uso en dicho país.

El registro de una marca en los Estados Unidos es llevado a cabo por la  Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) que es es una agencia en el Departamento de Comercio de Estados Unidos que expide patentes y registros de marcas. Estas oficinas cuentan con varios profesionales, incluyendo ingenieros, científicos y abogados que ayudan a la examinación de las solicitudes de marcas y patentes ingresadas.

Para poder presentar la solicitud de registro de marca, la USPTO permite que se haga vía online a través de la siguiente página https://www.uspto.gov/trademarks/apply.

Ojo, NO recomendamos que se aventuren a registrar su marca en EUA ya que para este trámite ES NECESARIO ser abogado especializado en Propiedad Intelectual.

¿Cuáles son los requisitos para poder registrar mi marca en Estados Unidos?

• El primer paso y el más importante, es verificar que tu marca esté disponible en la clase que deseas hacer el registro, para ello es necesario hacer una búsqueda fonética como la que se hace en el IMPI en un buscador llamado TESS (Trademark Electronic Search System) en el cual encontrarás todas las marcas que están vigentes, negadas y aquellas que se encuentran en proceso de registro.
• El segundo paso es formalizar la solicitud, esto se hace a través del llenado de un formulario oficial de la USPTO en el cual debes manifestar una serie de pruebas en caso de que tu marca ya se use en EUA (use in commerce) o expresar tu intención de uso (intent to use) y aportar las pruebas más adelante en caso de que tu marca aún no se encuentre en uso en USA.
• El tercer paso es la etapa en la que se asigna tu solicitud de registro a un agente de la USPTO para su análisis en general.
• El cuarto paso es la fase de objeción en la que terceras personas podrán oponerse al registro y uso de la marca. En el caso de existir alguna objeción, el interesado del registro contará con 6 meses para dar contestación y defender su marca.
• El quinto y último paso, es la fase final de la solicitud, en la cual si tu marca se ingresó con la opción de estar siendo usada en USA lo único que debes esperar es el título de otorgamiento, pero si tu marca fue ingresada bajo la intención de primer uso, tendrás un plazo de 6 meses para enviar pruebas de que la marca ya está siendo usada en los Estados Unidos y esperar a que proceda  su otorgamiento o algún requerimiento extra.

¿Qué tipos de marcas puedo registrar en USA?

• Marcas Nominativas (únicamente el nombre de tu marca) como COCA-COLA y ZARA.
• Marcas de forma especial (que son palabras con diseño) como Google.

• Marcas compuestas o mixtas (que son formadas por la denominación y un diseño) como el ejemplo de Gerber.

• Marcas de diseño como el ejemplo del logo de Starbucks.

• Marcas de una frase (que en México se llaman avisos comerciales) y un ejemplo puede ser: LA GENTE EN TODAS PARTES VA CON VISA.

¿Cuánto tengo que esperar para que otorguen mi marca en Estados Unidos?

La duración del proceso de registro de marcas y patentes en la USPTO va a depender de la modalidad en que hayas ingresado tu solicitud, aunque generalmente, el proceso suele durar entre 8 y 12 meses, pero se puede alargar hasta los 18 meses, o más, si existen objeciones.

¿Cómo se pueden ingresar las marcas en Estados Unidos?

Para poder hacer el proceso de registro, la USPTO cuenta con 3 tipos de modalidades con costos distintos.

• La primera opción llamada TEAS Regular tiene un precio de 400 dólares.
• La segunda opción llamada TEAS Tarifa reducida con un precio de 275 dólares, ¡ojo! en esta opción se debe tener cuidado, debido a que es más compleja y podría requerir de tarifas adicionales.
• La tercera opción llamada TEAS Plus tiene un precio de 225 dólares, aunque se deberán abonar por adelantado 125 dólares más por cada clase que se quiera registrar.

¿Cuál es el período de vigencia de una marca registrada en Estados Unidos?

Al igual que en México, la vigencia de una marca en Estados Unidos es de 10 años, con la opción de renovación de forma indefinida y con un plazo de gracia de 6 meses después de vencida la vigencia para poder realizar la renovación.

¿Debo declarar el uso de mi marca en Estados Unidos?

Si, pero el tiempo para declarar el uso será diferente dependiendo de si ya usas tu marca en EUA o si apenas vas a comenzar a hacerlo.

Por ejemplo, si al momento de ingresar tu solicitud de registro, las ingresaste con una fecha de primer uso debido a que ya la estás usando en EUA, en ese mismo trámite debes hacer tu declaración de uso y proporcionar las pruebas (fotos de tu tienda, etiquetas de tu marca) que amparen su uso en el comercio. Ojo, si ya estás usando tu marca en EUA, el trámite será un poco más rápido.

Por otra parte, si la solicitud de registro la ingresaste bajo la intención de primer uso de tu marca (es decir que apenas la vas a comenzar a usar en EUA), la USPTO después de asignarla a un examinador para su revisión, te pedirá evidencia de que efectivamente tu intención de usar la marca era verídica y te pedirá hacer la declaración de uso antes de proceder a su otorgamiento (para este trámite, la USPTO te otorgará un plazo de 6 meses que puede ser prorrogable cada que concluyan los 6 meses en caso de que aún no tengas las pruebas suficientes para hacer tu declaración).

NOTA: la prórroga de los 6 meses tiene un costo extra de aproximadamente $300 USD, y además únicamente puede solicitarse 2 o 3 veces dependiendo de cada caso.

¿Cuál es el beneficio de registrar mi marca en Estados Unidos?

• Tienes el derecho y presunción legal de propietario para poder usar y explotar la marca.
• Tienes la protección de tu marca en todos los territorios de Estados Unidos.
• Puedes usar este registro como base para obtener un registro en países extranjeros.
• Se puede registrar con el Servicio de Aduanas de EE.UU para evitar la importación de productos extranjeros litigiosos.

Si tienes la intención de expandir tu marca a Estados Unidos y quieres protegerla también en este país, te recomendamos que contactes a un abogado estadounidense especializado en PI o consultes tus dudas con nosotras, ya que actualmente contamos con varios abogados aliados en EE.UU con los que colaboramos para el registro y éxito de tu marca en este país.

Escrito por: Denisse Santoyo

Abogada especialista en marcas y signos distintivos.