¿Qué hago si niegan mi solicitud de registro de marca?

Han pasado ya algunos meses desde que ingresaste la solicitud de tu registro de marca, estás emocionado porque ya quieres comenzar a usar la ® en tu nombre y logo para que los demás sepan que estás haciendo las cosas en serio y que tu marca es de confianza. Entonces llega el correo que nadie le gustaría recibir: la negativa de tu registro.

Seguro te preguntarás porqué la han negado, si ese nombre se te ocurrió a ti cuando estabas super inspirado, además cuando googleaste para ver si había algo parecido no encontraste nada. Incluso entraste a MARCia y pusiste el nombre de la marca que querías en el buscador y no había ninguno igual al tuyo entonces, ¿qué pasó?

Hoy te vamos a contar algunas de las razones por las que podrían negar tu marca, así como las posibles alternativas que puedes tener una vez que has sido notificado de la negativa.

¿Por qué pueden negar una solicitud de registro de marca?

Es muy común que antes de la negativa el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) haya requerido la marca, ¿qué significa esto? En pocas palabras quiere decir que el Instituto te está mandando un aviso donde expone los motivos por los que ellos consideran que tu marca no es tan viable para obtener el registro.

Los requerimientos son tema de otro artículo, pero brevemente te contamos que éstos pueden dividirse en dos tipos:

Forma

Básicamente es que hubo un error en el llenado en la solicitud, ya sea que el nombre de la marca no coincida con lo que dice el logo que adjuntaste, que la descripción que pusiste de los productos o servicios que ofreces no forma parte de la clase de Niza en la que estás interesado registrarte, entre otros.

Fondo

Por lo general, en este tipo de requerimientos puede señalarse que tu marca se confunde con otras marcas que ya están registradas (OJO: esto no quiere decir que tu marca sea igual a otra, sino que son parecidas fonética o visualmente, por ejemplo cuando solo cambia una letra entre una marca y otra), de la misma forma podrían decirte que tu logo es similar a otro que ya esté registrado; sucede también cuando alguna marca ya registrada se opone a tu registro porque ellos consideran que son similares.

Cuando recibes uno de estos requerimientos tú tienes el derecho de contestar a este y exponer porqué tu marca sí debería ser considerada para el registro. Ya sea que corrijas el error que tuviste en la solicitud si es que tu requerimiento fue de forma; o que defiendas tu marca exponiendo porqué no se parece a las marcas que el Instituto señala, siempre bajo sustentos legales, cuando el requerimiento es de fondo.

¿A qué viene todo esto? Sucede que, cuando quien registra la marca no es un especialista en Propiedad Intelectual, normalmente no se dan cuenta que el IMPI ha requerido la marca y que tienen 4 meses para contestar, el tiempo pasa y por lo tanto el IMPI niega el registro pues al no haber recibido respuesta no tienen las herramientas para reconsiderar el cambiar de opinión. RECUERDA que el contestar al requerimiento no quiere decir que se te concederá el registro. Tu respuesta es para que el IMPI vuelva a evaluar la viabilidad de tu marca.

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Causas más comunes por las que el IMPI niega una marca son:

• No se contestaron a los requerimientos
• Los requerimientos fueron contestados incorrectamente
• Aún contestados los requerimientos, el Instituto resuelve que existe confusión fonética en el nombre o confusión entre los logos con otra(s) marca(s) registrada(s)
• La marca es descriptiva, es decir, se hace referencia a algo propio de la clase en que se está registrando

¿Qué puedo hacer despues de una negativa de solicitud?

Dentro de las acciones que puedes tomar una vez que recibiste la negativa de la marca se encuentran los llamados medios de impugnación, estos se llevan a cabo cuando el titular de la marca considera que se ve afectado por la decisión que ha tomado el IMPI y pueden ser de dos tipos:

Recurso de Revisión

Este recurso se interpone ante el mismo Instituto y ellos son quienes volverán a revisar la solicitud para considerar si la decisión de negativa realmente afecta al titular. El plazo para interponer esta revisión es de 15 días hábiles después de notificarse con la resolución negativa. Los requisitos que debe llevar la solicitud puedes consultarlos en el Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Juicio de Nulidad

A diferencia del Recurso de Revisión, el Juicio de Nulidad se lleva a cabo por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), en este caso el Tribunal es quien dictaminará si la resolución final que otorgó el IMPI se realizó conforme a derecho.

Debes saber que estos recursos son costosos y puede tardar hasta 2 años el tener una resolución, por lo que generalmente no son procesos que se utilicen muy seguido o que recomendemos. Sobre todo, cuando la negativa es por una confusión fonética muy marcada o porque la marca se considera descriptiva, pues en estos casos las probabilidades de no tener una resolución favorable son muy altas.

El secreto después de una negativa

En CONCRETA amamos decirles a nuestros clientes que sus marcas fueron otorgadas y que pueden hacer uso exclusivo de ellas en todo el territorio nacional pero, inevitablemente, hay ocasiones en que las marcas son negadas.

Nuestra recomendación es realizar una estrategia nueva sobre esa marca. Ya sea jugar con las palabras que la conforman, agregar nuevas, entre otras estrategias que dependerán del motivo por el que la marca fue negada y, una vez que sepamos qué acciones se tomarán, hay que realizar nuevamente una solicitud de registro. De esta manera es posible ahorrar a nuestros clientes tiempo y dinero comparado con lo que utilizarían si interpusieran algunos de los recursos que te mencionamos anteriormente.

Recomendaciones para evitar una negativa de registro de marca

Por último, te compartimos algunos consejos para disminuir las probabilidades de que tu marca sea negada:

Registra tu marca antes de que sea tarde

Muchas veces nos encontramos con clientes que están super enamorados de su marca, quienes ya tienen todo el branding e incluso años en el mercado y cuando deciden que es momento de registrar su marca vemos súper difícil que la otorguen porque ya hay otra marca similar que puede obstruir el registro. Por ello te recomendamos revisar la disponibilidad de tu marca y realizar el registro de esta antes de que tu negocio avance tanto, de esta manera asegurarás tu protección desde el inicio.

La búsqueda fonética es algo serio

Realizar la búsqueda fonética no es solo ingresar el nombre de tu marca en el portal y ver que no haya otra igual registrada. Debes asegurarte de clasificarla correctamente y de saber reconocer cuando una marca es similar a otra y se pudiera dificultar el registro, esto puede lograrse con la experiencia que se adquiere realizando registros además de revisando los expedientes de aquellas marcas que fueron requeridas. Asegúrate de revisar la disponibilidad de la marca varias veces pues en ocasiones el algoritmo puede jugar en contra y no mostrar todas las marcas que son similares a la tuya.

La última respuesta la tiene el IMPI

Recuerda que NINGÚN despacho puede asegurarte al 100% el registro de tu marca pues son los examinadores del Instituto quienes tienen la última palabra y son ellos quienes otorgan o niegan el registro de una marca. Al final, son personas quienes desde su punto de vista están considerando si tu marca es distintiva y por lo tanto su opinión puede ser diferente. Es por esto por lo que la experiencia de los despachos es súper valiosa al momento de realizar la búsqueda fonética o contestar de manera sustentada a los requerimientos que pudieran surgir.

Si recibes la negativa de tu marca no te asustes, acude con profesionales para que revisen si hay alguna oportunidad de intentar de nueva cuenta el registro aumentando las posibilidades de éxito. En CONCRETA estaremos encantados de asesorarte pues sabemos que tener el título marcario es un paso importante para tu negocio o tu marca personal. Siempre seremos sinceros al decirte la viabilidad de tu marca y te recomendaremos la mejor estrategia para que puedas lograr un registro exitoso.